Definizione di marchi e brevetti. 

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre. 

In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005).

Il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti di tutela, ovvero: 

1) capacità distintiva o originalità disciplinata dall’art. 13 c.p.i., ai sensi del quale non possono essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un servizio, nè registrate come marchio le descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio, come la sua specie, la qualità, la quantità, la destinazione, l’epoca di fabbricazione o la provenienza geografica (per indicare la quale si deve ricorrere alla denominazione d’origine). 

La funzione del marchio, infatti, è quella di contraddistinguere un prodotto o un servizio offerto da un imprenditore o impresa, da quello di altri prodotti o servizi offerti da altri imprenditori o imprese. E’ altresì vietato registrare come marchio una forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, imposta dalla natura stessa del prodotto o che dia allo stesso un valore sostanziale ex art. 9 c.p.i..  

2) La rappresentabilità grafica, regolata dal disposto dell’ art. 7 c.p.i., ai sensi del quale il segno deve essere rappresentabile graficamente (es. disegni o parole), al fine di essere individuato con esattezza dal consumatore. 

In astratto, può essere anche una tonalità di colore, un suono (marchi uditivi) o anche una fragranza (marchi olfattivi). 

3) La novità estrinseca secondo il dettato dell’ art. 12 c.p.i., determina che il segno non debba essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione. 

4) La liceità di cui all’art. 14 c.p.i. comporta che il segno non debba essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. 

Si distingue il c.d. “marchio di fatto” dal c.d. “marchio registrato” che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), gode di una protezione rafforzata: la registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni; a seconda del territorio in cui sono tutelati, si distinguono il marchio nazionale, comunitario ed internazionale.

Il “marchio di fatto” invece, pur non essendo registrato, gode comunque di una particolare seppur minore tutela, sia esso celebre o di notorietà relativa (artt. 1-2 c.p.i. e 2598 c.c.).

A seconda del potere di individualità, devono poi distinguersi i c.d. “marchi forti”, che denotano spiccata originalità e capacità distintiva, tanto da identificarsi con il bene stesso, dai c.d. “marchi deboli”, che hanno una minore originalità e capacità distintiva ma pur sempre tali da risultare meritevoli di tutela.

Vi sono poi i “marchi individuali”, che distinguono il singolo prodotto o servizio di un imprenditore, e i “marchi collettivi”, che garantiscono l’origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi; il nostro codice distingue tra marchi di fabbrica, apposti dal produttore, e marchi di commercio, apposti dal rivenditore del prodotto. 

Al termine di questo breve excursus descrittivo, meritano, di essere citati i c.d. “marchi di qualità”, che hanno la funzione di certificare che il prodotto sul quale vengono apposti abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti.

Il brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza del quale, al titolare, viene conferito un diritto esclusivo temporaneo di sfruttamento dell’invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. 

Nella maggior parte dei casi, il titolare di un brevetto ottiene anche il monopolio del relativo mercato, seppure il titolare di un brevetto potrebbe trovarsi comunque nell’impossibilità di vendere il prodotto che incorpora l’invenzione brevettata, per esempio a causa di brevetti precedenti di proprietà di terzi.

Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico: essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento). 

Nel nostro sistema esiste anche un’altra forma di brevetto, detta “brevetto per modello di utilità”, per proteggere i nuovi modelli consistenti, ad esempio, in particolari conformazioni o combinazioni di parti più comode o efficaci rispetto a quanto già noto.

L’art. 45 comma 1 DL 30/2005 stabilisce che “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”; pertanto per essere considerata brevettabile, un’invenzione deve avere le caratteristiche 1) della novità, ovvero mancata divulgazione al pubblico, attività inventiva, ovvero non evidenza allo stato della tecnica, 2) della industrialità, ovvero fabbricazione e utilizzo possibile in ogni genere di industria, 3) della liceità, ovvero non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, e sufficiente descrizione, ovvero chiarezza e completezza della domanda di brevetto.

Così inquadrati il marchio ed il brevetto, la sommarietà delle citate definizioni consente comunque di comprenderne la straordinaria rilevanza in materia economica e commerciale, tale da motivare, su tali beni,  l’attivazione del procedimento di esecuzione forzata. 

Il connotato di specialità che caratterizza la procedura di esecuzione “fiscale” comporta il necessario tentativo di coordinamento con la peculiarità della materia e della sua disciplina, e con le articolate forme di tutela che l’ordinamento accorda ai c.d. diritti di privativa industriale.

Il Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, ed in particolare l’art. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, costituisce la premessa basilare per articolare il processo espropriativo.

Il disposto dell’art. 49 D.P.R. 602/73, prevede che “ … il concessionario (agente della riscossione) puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.”. 

La legge, prevedendo una particolare cautela inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, richiama tuttavia espressamente le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, con eventuale fissazione di una somma dovuta per ogni violazione futura o ritardo nell’esecuzione, per cui appare opportuno ritenere che un’eventuale azione cautelare promossa dall’agente della riscossione, troverà disciplina nella normativa ordinaria, peraltro richiamata dal citato art. 49 D.P.R. 602/73. 

Le misure cautelari sono espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, e vanno inquadrate nell’ambito dei rimedi diretti a neutralizzare i danni che possono derivare all’attore a causa (o anche a causa) della durata del processo a cognizione piena. 

La natura cautelare di un provvedimento si desume dalla contemporanea sussistenza delle seguenti caratteristiche: a) deve essere strumentale rispetto al giudizio di merito: mira ad assicurare gli effetti dell’emananda sentenza di merito (anche se il relativo procedimento non ha ancora avuto inizio), in via di anticipazione o di conservazione (elemento funzionale). In particolare, non può conseguirsi in via cautelare più di quanto potrebbe conseguirsi in via ordinaria; b) deve essere provvisorio, nel senso che gli effetti che ne discendono sono destinati ad esaurirsi nel momento della pronuncia della sentenza di merito (elemento strutturale); c) il provvedimento deve essere posto a salvaguardia, rispetto ad un determinato pericolo, di un diritto o di un rapporto giuridico sostanziale. 

L’adozione della misura cautelare è legata alla contestuale presenza di due condizioni, che il giudice è chiamato ad accertare nel caso concreto: a) il fumus boni iuris, vale a dire la verosimile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela: la cognizione del giudice è sommaria, in quanto fondata su una istruttoria non esaustiva, essendo questa riservata al processo a cognizione piena; b) il periculum in mora, che costituisce la stessa funzione della tutela cautelare: la probabile sussistenza di un danno che può derivare al diritto dell’attore nelle more del processo (in corso o da iniziarsi) a cognizione piena. 

Quanto alle disposizioni di procedura, la domanda può essere proposta con ricorso sia ante causam, vale a dire prima della proposizione, nelle forme ordinarie, della domanda di merito, che in corso di causa di merito al giudice istruttore (artt. 669 ter e quater).
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni”. L’art. 669 sexies cod. proc. civ. dispone tuttavia, “inaudita altera parte”, che all’esito della udienza a contraddittorio integro il giudice potrà confermare, ma anche modificare o revocare, con ordinanza la misura adottata con decreto. In conseguenza, il giudice provvederà con ordinanza, previa instaurazione del contraddittorio, ove non abbia ritenuto di provvedere “inaudita altera parte”. 

La decisione di rigetto non preclude la riproposizione della domanda (art. 669 septies); in caso di accoglimento invece, la parte vincitrice (cui il giudice può imporre comunque una cauzione, art 669 undecies) dovrà instaurare l’azione di merito, entro un termine comunque non superiore a 30 giorni, a pena di inefficacia della misura conseguita.

La misura cautelare potrà sempre essere modificata o revocata, in caso di mutamento delle circostanze che ne avevano giustificato l’emanazione (art 669 decies).

Di contro, l’attuazione delle misure (se hanno ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare) avviene sotto il controllo dello stesso giudice che le ha adottate (art 669 duodecies).
In ogni caso le ordinanze cautelari, di accoglimento e anche di rigetto, possono essere reclamate innanzi al giudice collegiale (con esclusione del magistrato che ha emesso il provvedimento), la cui cognizione é sostanzialmente equiparata a quella del giudice d’appello (art. 669 terdecies). 

Le misure cautelari, nello specifico, sono le seguenti: la descrizione, il sequestro, l’inibitoria, i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.. Quella che interessa nella procedura esecutiva attivata per il recupero del credito portato dall’avviso di accertamento, o iscritto a ruolo è la misura del sequestro, che ha la funzione di impedire la disposizione del prodotto senza l’ordine del giudice, tramite la custodia del proprietario o detentore.

Il sequestro brevettuale costituisce dunque un vincolo oggettivo sul bene determinato, e quindi limita la facoltà di tutti i soggetti che comunque possono entrare in relazione con tale cosa, l’inibitoria impone un obbligo a carico di una persona determinata (e non di altri soggetti estranei) limitandone la facoltà in relazione a qualsiasi mezzo che possa comunque essere impiegato per l’uso delle cose vietate.

Il sequestro, quindi, produce effetti più ristretti per quanto riguarda gli oggetti materiali (divieto dell’uso), ma effetti più ampi per quanto riguarda le persone alle quali viene imposto il divieto di usare tali cose: inversamente, l’inibitoria produce effetti più ampi riguardo agli oggetti, ma più ristretti riguardo alle persone, avvicinandola al provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che sostituisce a tutti gli effetti nel corso del giudizio di merito.

L’esecuzione sul brevetto: il pignoramento. 

Mentre il nostro codice di rito regola espressamente l’espropriazione di cose, beni materiali e  diritti, di credito o reali, poiché le creazioni e le invenzioni intellettuali (artt. 2575 ss. c.c) costituiscono beni immateriali, soltanto la normativa speciale potrà consentirne l’espropriazione.

Così per le invenzioni ed i modelli industriali, provvedono rispettivamente il R.D. 29.6.1939, n.1127 con il relativo regolamento R.D. 5.2.1940, n.244 nonché il R.D. 25.8.1940, n.1411 con regolamento R.D. 31.10.1941, n. 1354, che presuppongono ovviamente che la creazione e l’invenzione siano state brevettate.

Per le opere dell’ingegno, invece, la normativa speciale sui diritti d’autore (art. 111 legge 22.4.1941, n. 633) esclude esplicitamente la pignorabilità dei diritti di pubblicazione ed utilizzazione dell’opera dell’ingegno (finchè spettano personalmente all’autore).

Le norme relative all’espropriazione sui beni immateriali (di brevetto per invenzioni industriali ex art. 87 R.D. 1127/39 e di brevetto per modelli industriali ex art. 11 R.D. 1411/40), consistenti nell’attuazione dell’invenzione e nel profitto che se ne trae, prevedono una procedura esecutiva speciale che si ricollega all’espropriazione mobiliare: lo specifico richiamo alle norme generali per l’esecuzione sui mobili risulta limitato dall’esistenza del sistema di pubblicità di cui queste ultime non tengono conto e che invece sono ben presenti al legislatore speciale.

Oltre al pignoramento (atto disciplinato per le invenzioni dall’art. 67 del regolamento e per i modelli dall’art. 65), è necessaria la trascrizione (artt.69 Reg. invenzioni e 67 Reg. modelli) entro otto giorni dalla sua notificazione, a pena di inefficacia: si tratta di una “trascrizione” che non adempie alla funzione pubblicitaria dichiarativa né a quella costitutiva (che rende possibile la nascita di diritti reali di garanzia), ma si concreta in elemento concorrente ad un sistema espropriativo simile a quello immobiliare, in difetto di possibilità di apprensione materiale del suo oggetto.

Proprio come avviene per l’espropriazione immobiliare, il pignoramento si realizza con la notificazione dell’avviso di vendita al debitore con la sola notifica dell’atto, mentre con la successiva trascrizione (a cura dell’ufficiale di riscossione procedente) esso sarà operante nei confronti dei terzi, tanto che i pignoramenti successivamente trascritti comportano opposizione sul prezzo di vendita quando siano notificati al creditore procedente.

L’avviso di vendita deve contenere l’indicazione degli elementi di identificazione del brevetto, in quanto esso riguarda i diritti patrimoniali relativi al bene (ivi compresi quelli relative a domande di brevetto, nelle more fra presentazione e concessione) la cui utilizzazione economica risulta inibita al debitore, che dalla data della notificazione assume gli obblighi del custode, dovendo fra l’altro provvedere all’accantonamento degli eventuali frutti maturati derivanti dalla concessione d’uso del brevetto, frutti che integreranno poi il ricavato della vendita.

In particolare, l’avviso di vendita relativo al brevetto deve contenere la puntuale indicazione degli elementi atti ad identificarlo,  come risulta dal registro dei brevetti.

Per il soggetto non residente né domiciliato nel territorio dello Stato, il perfezionamento della notificazione si attua con l’obbligatoria esecuzione presso l’Ufficio centrale brevetti di Roma: gli artt. 67 Reg. invenzioni e 65 Reg. modelli non prevedono l’ingiunzione ad astenersi da atti di sottrazione dei beni pignorati alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.); ciò è dovuto all’anteriorità cronologica della normativa speciale rispetto al codice di rito vigente, chiamato ad integrare la disciplina particolare.

Poiché fra i diritti patrimoniali connessi al brevetto rientrano crediti verso terzi concessionari della sua utilizzazione, l’agente della riscossione ed il concessionario procedente può scegliere fra il pignoramento del corrispettivo della concessione d’uso nelle forme ordinarie e quello del brevetto presso il debitore nelle forme speciali (che comporta l’obbligo di accantonamento dei frutti, penalmente sanzionato ex art. 388 c.p.).

Gli artt. 69, comma 2 Reg. invenzioni e 67 Reg. modelli prevedono la possibilità di pignoramenti successivi. 

Se non notificati al creditore procedente, essi producono gli effetti dell’intervento; se notificati, instaurano una controversia della medesima natura di quelle previste in sede di distribuzione dall’art. 512 c.p.c., definita come “opposizione sul prezzo di vendita”.

Circa la competenza territoriale varranno le regole date in via generale dall’art. 75 legge invenzioni, cui fanno rinvio gli artt. 77 Reg. invenzioni e 75 Reg. modelli: l’art. 77 stabilisce che la competenza per l’esecuzione forzata sui diritti di brevetto rientra nella competenza Il procedimento di vendita del brevetto segue la normativa della vendita mobiliare, tuttavia vendita ed aggiudicazione sono regolate dalle norme generali, nelle ipotesi non derogate dalla disciplina speciale.

Nella distribuzione risulteranno soddisfatti in via privilegiata i crediti garantiti ai sensi della normativa speciale (la posizione dei cui titolari è equiparabile a quella dei creditori ipotecari), essendo sancita normativamente l’esigibilità immediata anche dei crediti condizionati ed eventuali (artt. 74 comma 3 Reg. invenzioni e 72 Reg. modelli): l’aggiudicatario potrà poi ottenere la cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto, depositando copia del relativo verbale, con attestato del cancelliere circa l’avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione.

Per le opposizioni alle esecuzioni troveranno applicazione le norme generali ex artt. 615 ss. c.p.c.; per l’opposizione di terzi si applica l’art. 619 c.p.c.

Esecuzione forzata dei titoli di proprietà industriale.

I diritti patrimoniali di proprietà industriale (marchi, brevetti, ecc.), a norma dell’art. 137 del codice della proprietà industriale, approvato con D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005), possono essere  sottoposti a pignoramento o sequestro secondo le norme del codice di procedura civile, e cioè degli artt. 513 e seguenti.

Debbono essere resi pubblici, mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano marchi e brevetti, il verbale di pignoramento, il verbale di aggiudicazione e le sentenze sui diritti di proprietà industriale (art. 138 d.lgs. 30/2005): gli atti e le sentenze, tranne i testamenti, i verbali di pignoramento e le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che abbiano acquistato diritti sul titolo di proprietà industriale. Nel conflitto di più acquirenti è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto; la trascrizione del verbale di pignoramento sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze (art. 139 d.lgs. 30/2005).

Prof. Avv. Bruno Cucchi

Diritto processuale tributario – Unicusano Roma